Цивільне право. Том 1 - Борисова В.І. - Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на торговельну марку, як і на інші об'єкти інтелектуальної власності, мають строковий характер: вони є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Однак, на відміну від прав на інші об'єкти, зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Законодавець передбачає випадки дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 497 ЦК, ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг").

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати подання заявки. Зазначена обставина має бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговельних марок в родове поняття можуть служити: нейлон, целофан, термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розмивання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно знаку "Хегох".

Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів, доцільно: 1) проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговельною маркою. Це буде нагадувати, що дане позначення є торговельною маркою, а не назвою товару; 2) при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд із застосуванням торговельної марки.

Якщо позначення стало загальновживаним лише стосовно певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватися лише певного товару чи послуги за умови, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі активні дії можуть бути вчинені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності. Звичайно, до даного способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключних майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи жодних переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при пасивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг"). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років віддати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа, але задовольняється позов лише тієї особи, права якої порушені або оспорюються, або яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 ГПК). Прикладом доказу зацікавленості особи може бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схожої торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" за цією підставою дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Достроково припинені виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому законом. Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Так, відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності віддати подання заявки.

Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Такі положення традиційно характерні для об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей та промислових зразків). їх законодавче закріплення пояснюється можливістю паралельного винахідництва і є своєрідним компромісом, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності - новизна. У зв'язку з тим, що патентовласник не має можливості забороняти попередньому користувачеві застосовувати об'єкт інтелектуальної власності, відсутня потреба ставити питання про визнання охоронного документа недійсним.

До того ж існує цілком реальна технічна можливість встановити факт використання об'єктів патентного права чи значної підготовки до такого використання. Коли ж мова йде про торговельні марки, то досить важко окреслити межі можливості визнання особи попереднім користувачем і у зв'язку з цим захищати її права, адже на відміну від об'єктів патентного права значних капіталовкладень у цьому випадку не потрібно. Мінімальні зусилля та кмітливість дадуть можливість у випадку реєстрації марки іншою особою ставити питання про наявність права попереднього користувача. Оскільки, як уже зазначалося, Україна дотримується реєстраційного принципу стосовно торговельних марок, то наявність права попереднього користувача значно його обмежить.

У зв'язку із закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що невирішеним залишається також питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача, особливо у випадках їх значної розбіжності. Має бути передбачений законодавчий механізм узгодження якості товарів та послуг із встановленням, наприклад, що якість товарів та послуг попереднього користувача не повинна бути нижчою за якість товарів та послуг власника свідоцтва, а власник свідоцтва мас право контролю за якістю товарів та послуг.

Потребує вирішення також питання наявності чи відсутності прав післякористувача. Оскільки законодавець уводить можливість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умов, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не зазначається про права таких осіб, можна зробити висновок, що вони, з точки зору законодавця, у них відсутні.