Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О.В. - 3. Укладення та припинення ліцензійного договору

Передача права використання товарного знака здійснюється шляхом видачі ліцензії на підставі ліцензійного договору про використання знака.

Об'єктом ліцензійного договору є об'єкти промислової власності, а саме - товарні знаки. Предмет ліцензійного договору - дії сторін, спрямовані на виникнення, зміну та припинення прав і обов'язків сторін договору. Суб'єкти ліцензійного договору - юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземці, особи без громадянства.

Ліцензійний договір уважають укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотними або які необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

Відповідно до п. 2.3.2 Інструкції про подання, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видання ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, існує дев'ять істотних умов ліцензійного договору.

1. Сторони ліцензійного договору.

Слід звернути увагу на те, що фізична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (глава 2 ЦК України), може діяти особисто або через свого представника, якому такі повноваження надано через належно оформлене доручення. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держдепартаментом реалізують свої права через своїх представників - патентних повірених, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545.

Якщо власником товарного знака є кілька осіб (колективна власність), що на практиці трапляється дуже рідко, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному зі співвласників. В останньому випадку обов'язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваженого.

Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписує особа, що має на це відповідні повноваження, які можуть бути передбачені в Статуті юридичної особи. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища та дати. Документ посвідчується печаткою підприємства. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або виписки зі статуту, які засвідчують повноваження особи. Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201.

2. Предмет ліцензійного договору.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

3. Номер свідоцтва

(Міжнародної реєстрації товарного знака), де зазначається власне номер свідоцтва, дата його видачі, орган, який здійснив реєстрацію товарного знака та видав свідоцтво про його реєстрацію.

4. Перелік товарів і послуг

Із зазначенням класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для яких передається право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака).

5. Обсяг прав, що передаються.

В цьому розділі необхідно чітко визначити та описати права ліцензіата. Можна назвати права, реалізація яких потребує додаткового погодження з ліцензіаром. Також варто зазначити, що якість товарів, послуг, робіт, які виконуються (виготовляються) під даним товарним знаком, не буде гіршою, ніж у ліцензіара, й останній здійснюватиме контроль за дотриманням даної вимоги.

6. Вид ліцензії.

У цьому розділі необхідно зазначити, виключність/невиключність ліцензії. Власник свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) може передати право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковано в бюлетені та внесено до реєстру. Ліцензіат, який одержав таке право, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання товарного знака (міжнародного товарного знака). Якщо в ліцензійному договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що надається не ви ключ на ліцензія.

7. Строк дії ліцензійного договору.

Він не може перевищувати терміну дії свідоцтва. Видача ліцензії на використання міжнародного товарного знака здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації товарного знака.

8. Територія дії ліцензійного договору.

В договорі необхідно зазначити межі географічного регіону, на який поширюється дія ліцензії. Якщо у ліцензійному договорі не визначено цю територію, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Перед укладенням договору необхідно отримати інформацію про місцезнаходження ліцензіата (фактичне та юридичне), місця проживання та прописки, органи управління ліцензіата тощо. Такі заходи дають змогу уникнути багатьох проблем, зокрема завдання шкоди товарному знаку та репутації ліцензіара, можливих судових спорів-між сторонами ліцензійного договору.

Для реєстрації ліцензійного договору та внесення таких відомостей до реєстру про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) до Держдепартаменту власності необхідно подати такі документи:

o заяву встановленого зразка - 1 примірник;

o ліцензійний договір або нотаріально засвідчений витяг із ліцензійного договору - 3 примірники;

o документ про сплату збору за внесення відомостей до реєстру - 1 примірник;

o доручення (коли діє представник власника) - 1 примірник.

Заява має бути складена українською мовою та стосуватися одного ліцензійного договору. Заяву можуть подати: власник особисто; власник виключної ліцензії; патентний повірений; інша довірена особа, яка діє за дорученням власника або ліцензіата виключної ліцензії.

Якщо однією зі сторін або сторонами ліцензійного договору є іноземна особа/особи, то в заяві необхідно передати літерами українського алфавіту транскрипцію повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, зазначити місце проживання (знаходження) з обов'язковим наведенням цих даних мовою оригіналу.

За достовірність інформації, яка міститься у документах, що подаються до Держдепартаменту, відповідальність несуть сторони ліцензійного договору. Сторінки документів мають бути обов'язково пронумеровані арабськими цифрами й не повинні містити виправлень.

Заява та додані до неї документи Держдепартамент приймає до розгляду з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак у бюлетені "Промислова власність" або від дати реєстрації міжнародного товарного знака та вносить до реєстру ліцензійних договорів протягом двох місяців від дати надходження документів.

Відомості не можуть бути внесені до реєстру ліцензійних договорів у таких випадках:

o свідоцтво (міжнародну реєстрацію товарного знака) визнано недійсним цілком;

o дію свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) припинено;

o подані документи не відповідають вимогам законодавства. Потребують обов'язкової реєстрації у Держдепартаменті такі зміни в ліцензійному договорі:

o сторони ліцензійного договору;

o обсяг прав, які передаються за ліцензійним договором;

o вид ліцензії;

o строк та територія дії ліцензійного договору.

Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають додаткову угоду про дострокове припинення ліцензійного договору й на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви.

Договір може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду, ініціаторами якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені "Промислова власність".

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.