Цивільне право України - Дзера О.В. - Припинення правової охорони торговельної марки

Правова охорона торговельної марки надається не лише у результаті її державної реєстрації та видачі свідоцтва управомоченому суб'єкту. Ряд прав має володілець незареєстрованого позначення, що забезпечуються ЦК України шляхом формулювання у положеннях ст. 500 права попереднього користувача.

Проте, якщо у результаті державної реєстрації заявник одержує весь обсяг майнових прав на торговельну марку, визначених у ст. 495 ЦК України, то попередній користувач, після реєстрації іншою особою його позначення як торговельної марки, зберігає лише право на її подальше використання.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Наразі лише формується практика застосування положення ст. 500 ЦК України. Суттєвий вплив на її формування справляють узагальнення вирішення окремих категорій спорів, що їх здійснює Вищий господарський суд України. Основний зміст таких узагальнень з приводу права попереднього користувача полягає у такому:

- право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою (оглядовий лист Вищого господарського суду від 13 липня 2005 р. № 01-8/1234);

- чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва (оглядовий лист від 22 січня 2007 р. № 01-8/24);

- питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не факту (оглядовий лист від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847).

Попередній користувач має право на безоплатне продовження використання торговельної марки або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою, але позбавлений права заборонити її використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на таку торговельну марку.

ЦК України містить лише єдиний виняток із даного правила, а саме - право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою, в яких було використано незареєстровану марку. Відчуження права попереднього користувача також можливо лише з частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. У разі виникнення спору значимість та серйозність підготовки до використання незареєстрованої торговельної марки для підтвердження наявності права переднього користувача необхідно буде доводити у судовому порядку на підставі всього масиву поданих доказів.

Припинення правової охорони торговельної марки

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає використання двох термінів, що вказують на втрату знаком правової охорони: "припинення дії свідоцтва" та "визнання свідоцтва недійсним". Слід наголосити, що у разі припинення дії свідоцтва його чинність припиняється на майбутнє, тобто використання знака до моменту його припинення є цілком правомірним. Водночас, у разі визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково правова охорона знака вважається такою, що не набула чинності, а отже, використання знака з моменту реєстрації до моменту визнання свідоцтва недійсним є незаконним, а будь-які збитки, завдані таким використанням, підлягають відшкодуванню.

Підставами для дострокового припинення дії свідоцтва є: відмова власника свідоцтва; несплата збору за продовження строку дії свідоцтва; перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду; та невикористання знака в Україні повністю або частково протягом трьох років.

Власник свідоцтва має право у будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держдепартаменту. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності.

Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Держдепартаменту до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести його останніх місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до

Департаменту протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Дострокове припинення дії свідоцтва відбувається також у випадку перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Визнання знака загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду здійснюється на підставі рішення суду. Водночас, можна констатувати, що наразі в Україні не склалася стабільна судова практика у справах про визнання марки загальновживаною. Крім того, відсутні критерії та єдина методика, на підставі яких судовий експерт може встановити видовий чи розрізняльний характер торговельної марки.

Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до супу із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначив поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Водночас, використання знака охоплює випадки надання власником свідоцтва можливості його використання іншою особою за умови здійснення належного контролю. Надання права на використання можливе на підставі ліцензійного договору чи договору комерційної концесії.

У разі визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково правова охорона торговельної марки вважається такою, що не набрала чинності, а отже, використання марки з моменту реєстрації до моменту визнання свідоцтва недійсним є незаконним. Підставами для визнання свідоцтва, відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", недійсним є:

а) невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Визнання свідоцтва недійсним здійснюється у судовому порядку. Свідоцтво може бути визнано недійсним як щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак, так і стосовно частини класів міжнародної класифікації. Одночасно з вимогою про визнання свідоцтва недійсним має бути пред'явлена вимога щодо виключення знака з відповідного реєстру.

У справах про визнання свідоцтва недійсним до участі у справі обов'язково залучається Державний департамент інтелектуальної власності. Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 зазначає, що відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Держдепартамент як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі якщо позивачем у таких справах у позовній заяві Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача.

Крім визнання свідоцтва недійсним суди відповідно до їх компетенції розв'язують також спори про встановлення власника свідоцтва, укладення та виконання ліцензійних договорів, порушення прав власника свідоцтва тощо.